Abbiamo già parlato dell’ importanza di proteggere il proprio marchio , della differenza tra marchio registrato, trade mark e copyright e anche delle diverse tipologie di “marchi registrabili” nei precedenti articoli.
Un altro aspetto importante però non noto a tutti riguarda le conseguenze del mancato utilizzo del marchio.
La legge infatti, prevede che, per conservare il diritto esclusivo sul marchio, è necessario utilizzare lo stesso in maniera effettiva.
L’articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.) prevede la pena della decadenza di un marchio che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni -salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo-.
Il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per sé, la decadenza della registrazione; la stessa potrà tuttavia essere richiesta da un terzo concorrente nel contesto di un’azione legale presso il Tribunale. Qualsiasi imprenditore concorrente potrà infatti avviare un’ azione legale nei confronti del “proprietario”del marchio in oggetto.
NB. A Febbraio 2019 è entrata in vigore in Italia una nuova normativa in tema di decadenza per non uso (adeguamento alla direttiva UE 2015/2436) che dispone un’inversione dell’onere della prova nelle azioni di decadenza per non uso, che volge ora in capo al titolare del marchio. Cosa significa? Che mentre prima era colui che promuoveva l’azione di decadenza a dover dimostrare, tramite costose indagini, l’assenza di uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione, ora è il titolare del marchio a dover dimostrare un uso effettivo e serio del marchio al fine di preservarne la registrazione.
Possibilità di sanare il mancato utilizzo:
La normativa italiana prevede che il mancato uso possa essere sanato.
Infatti l’articolo 24.3 c.p.i. dispone che:
“Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio”.
Tuttavia, se nel periodo di mancato utilizzo, terzi abbiano acquistato i diritti sul marchio, questi possono far valere la decadenza nonostante una ripresa di utilizzo da parte del titolare.
Risulta pertanto sempre più importante per i titolari di marchi registrati la valutazione e archiviazione di tutte le prove in uso dei propri marchi in relazione agli specifici prodotti / servizi protetti, la catalogazione e conservazione nel tempo al fine di tutelarsi in caso di qualsivoglia contestazione di terzi per non uso.
Le fatture di vendita, unitamente a cataloghi e materiale promozionale datati rimangono le prove cardine per dimostrare l’effettiva commercializzazione dei prodotti/servizi.
